上海伟求永磁设备有限公司与上海诗芸贸易有限公司等侵犯商业秘密纠纷上诉案

唐青林


一、案件来源
上海市第一中级人民法院（2001）沪一中知初字第136号、上海市高级人民法院（2003）沪高民三（知）终字第2号号判决书。

二、案件要旨
在商业秘密权利人对被控侵权人发出警告，却又未在合理期限内对其提起诉讼的，被控侵权人在符合条件时可通过向法院对该权利人提起确认不侵权诉讼，以尽快结束侵权纠纷的不确定状态，维护自己的利益。

三、基本案情
原告伟求公司成立于1996年7月22日，是一家专业制造、加工永磁设备的公司。被告朱某在伟求公司成立时就到该公司从事销售工作，但没有签订过劳动合同，其报酬的支付方式为每月生活费加年度销售提成。1997年7月26日，被告应某进入伟求公司，从事永磁系列产品的研制、开发和生产指导工作。1999年9、10月前后，伟求公司开发完成了活动极芯架结构的永磁吸盘。该吸盘由台面板、极芯组件、底座和传动装置组成。伟求公司曾将生产的上述吸盘销售给上海机床总公司深圳销售公司（以下简称深圳公司）。
2000年3月7日，被告诗芸公司向被告佳明公司购进型号为1530的永磁吸盘10台，型号为1535的永磁吸盘20台，然后发往深圳公司。在诗芸公司的货运托运单上留有朱某在伟求公司处使用的手机号码。该30台吸盘采用与伟求公司上述吸盘相同的活动极芯架结构。但这批货物在发出之前被伟求公司截留。次日，伟求公司以应某、朱某在任职期间利用工作之便窃取公司的技术、经济资料，在外私自生产、销售公司产品为由，开会对他们进行批评。之后，应某、朱某两人离开伟求公司，分别到佳明公司和诗芸公司工作。
2001年6月8日，伟求公司委托高开机电设备公司从佳明公司购得型号为1530和2040的永磁吸盘各2台。这些吸盘也都采用活动极芯架结构。
后伟求公司以朱某、应某及佳明公司、诗芸公司侵犯其商业秘密为由，向上海市第一中级人民法院提起诉讼。伟求公司为证明应某与佳明公司之间有"接触点"，提供了马某、顾某两位证人。马某在庭审中陈述曾在2000年6月去佳明公司时看到应某在车间指导工人做吸盘。顾某陈述1999年下半年其在佳明公司工作时多次看到应某来指导活动极芯架结构永磁吸盘的技术。应某对上述两位证人的证言均予以否认，并称自己离开伟求公司后，直到2001年1月才去佳明公司工作。
经查，本案一审诉讼时，市场上也有其他厂家生产、销售活动极芯架结构的永磁吸盘。
另查，1997年7月，伟求公司与应某签订的聘用协议中约定：“乙方（应某）接受甲方（伟求公司）聘请后，具有对产品技术、决策保密的义务。”1999年11月16日，伟求公司与协作方订立的极芯架等吸盘零部件的《加工合同》中约定：“甲方（伟求公司）负责提供加工用图纸壹份，乙方（协作方）对甲方提供的图纸注意保管，并不得对外扩散。在合同结束后将图纸收齐后，归还甲方。”

四、法院审理
上海市第一中级人民法院认为，技术秘密的“不为公众所知悉”，是指该技术不能从公开渠道直接获得。这种“秘密性”是相对的，它只要求未被该技术通常涉及的有关范围的人普遍所知或者容易获得。本案中，伟求公司设计的活动极芯架结构的永磁吸盘将极芯组件分为固定极芯组件和活动极芯组件，相比传统吸盘，具有操纵力小、剩磁小的优点，具有一定的新颖性。但伟求公司的该种技术改进主要体现在磁盘的结构上，其使用的原理仍为磁性的基本原理。其同行业厂家的技术人员只要打开其台面板，便可轻而易举地获知伟求公司该项技术的全部要领，于是决定了从伟求公司活动极芯架结构的永磁吸盘面市之日起，其技术对同行业的厂家来说不可能再具有“秘密性”。因而伟求公司的技术不符合技术秘密“不为公众所知悉”的要件，不能作为技术秘密得到保护。除深圳公司以外，因伟求公司未能提供有效证据证明其与其它其所列的客户曾发生过业务往来，故只能确认深圳公司一家是伟求公司的客户。但又由于诗芸公司的法定代表人范某是深圳公司经理饭乙的弟媳，两公司之间原本就有业务往来，故相对诗芸公司来说，伟求公司不可能使深圳公司这一客户成为其经营活动中的秘密信息。因此，伟求公司提出的被告朱某、诗芸公司侵犯其经营秘密的主张因缺乏事实和法律依据，亦不予支持。综上，法院判决：伟求公司的诉讼请求不予支持。一审案件受理费、财产保全费，由伟求公司负担。
判决后，伟求公司不服判决，向上海市高级人民法院提起上诉。其上诉理由为：第一，原判决法律文书存在明显差错。原判决遗漏了佳明公司于2001年4月5日申请专利，佳明公司没有进行反向工程的事实；原判决指出了争议事实是“佳明公司生产系争吸盘的技术是否自行开发”，但对此却不表态等。第二，原判决认定事实错误。对马某、顾某的证言不予采信；本案系争技术的产品有其特殊性，即没有专用设备不能打开，非专业生产永磁吸盘的使用人不可能也没有必要拥有这样的设备。所以本案系争产品的销售不等于本案系争技术公开。第三，原审法院认定上诉人产品何时面市有误，2000年3月7日以前上诉人的产品未面市，是在2000年5月以后上市的。
针对伟求公司的上诉，上海市高院认为：
相对于传统吸盘，上诉人伟求公司开发的活动极芯架永磁吸盘在性能和工作效果方面有明显提高，故该活动极芯架永磁吸盘技术信息具有实用性并能够为伟求公司带来经济利益；上诉人伟求公司对活动极芯架永磁吸盘技术信息也采取了合理的保密措施，在其活动极芯架永磁吸盘产品上市销售之前，该活动极芯架永磁吸盘技术信息并“不为公众所知悉”。根据商业秘密的构成要件，在上诉人伟求公司自己上市销售活动极芯架永磁吸盘产品之前，其活动极芯架永磁吸盘技术信息构成商业秘密。但在伟求公司自己上市销售活动极芯架永磁吸盘产品之后，其活动极芯架永磁吸盘技术信息就不可能再成为商业秘密。因此，在上诉人伟求公司的活动极芯架永磁吸盘产品上市销售后，不可能存在针对其活动极芯架永磁吸盘技术信息的商业秘密侵权行为。
被上诉人佳明公司生产的并于2000年3月7日由上诉人伟求公司截留的30台永磁吸盘采用的是与上诉人永磁吸盘相同的活动极芯架结构。因此，上诉人伟求公司的活动极芯架永磁吸盘产品上市销售之前，其商业秘密是否被侵犯的关键在于2000年3月7日之前被上诉人应某是否将上诉人伟求公司的活动极芯架永磁吸盘技术信息披露给被上诉人佳明公司，佳明公司据此生产出了活动极芯架永磁吸盘。2000年3月7日以前，被上诉人应某仍在上诉人伟求公司工作，只有证人顾某的证言陈述其在1999年下半年多次看到应某在佳明公司指导活动极芯架永磁吸盘技术。但由于证人顾某的证言没有其他证据能够印证，且应某对该证人证言予以否认，故难以认定在2000年3月7日以前，被上诉人应某将上诉人伟求公司的活动极芯架永磁吸盘技术信息披露给了被上诉人佳明公司。因此，在上诉人伟求公司的活动极芯架永磁吸盘产品上市销售之前，没有证据表明其商业秘密被侵犯。
由于实用新型专利的授权并不经过实质审查，且被上诉人佳明公司专利申请日在其产品被截留之后，故佳明公司拥有实用新型专利的事实对本案相关问题的认定并无关联性。对于上诉人伟求公司自己上市销售其活动极芯架永磁吸盘产品之后的情形，由于其主张的商业秘密已经不存在，对“佳明公司生产系争吸盘的技术是否自行开发”以及“佳明公司是否进行了反向工程”的事实均无必要再做出认定；而对于上诉人伟求公司自己上市销售其活动极芯架永磁吸盘产品之前的情形，由于其没有证据能够证明被上诉人应某将技术信息披露给了被上诉人佳明公司，故也无需再对“佳明公司生产系争吸盘的技术是否自行开发”以及“佳明公司是否进行了反向工程”的事实作出认定。故上诉人伟求公司所述原判决没有提及佳明公司申请专利的事实、没有确认“佳明公司生产系争吸盘的技术是否自行开发”以及“佳明公司是否进行了反向工程”等上诉理由均不成立，法院不予支持。
另外需要确认的是在2000年3月7日前，被上诉人应某与被上诉人佳明公司是否有接触。但对于这点，只有证人顾某的证言陈述应某与佳明公司有接触。故法院对此证言不予采信是正确的。而证人马某的证言与2000年3月7日以前应某与佳明公司是否有接触的事实没有关联性。故一审判决对两位证人证言不予采信是正确的。
关于上诉人所称原审法院认定其产品何时面市有误的问题。即使如上诉人伟求公司所主张其活动极芯架永磁吸盘产品是2000年5月以后上市销售的，但具有相同活动极芯架结构的被上诉人佳明公司所生产的永磁吸盘产品是在2000年3月7日被截留的，因此，为确认上诉人伟求公司的商业秘密是否被侵犯，需要确定的是2000年3月7日以前，被上诉人应某与被上诉人佳明公司是否有接触的事实。况且，上诉人伟求公司也没有证据证明其活动极芯架永磁吸盘产品是2000年5月以后上市销售的。故上诉人的该上诉请求的主张亦不能成立。
综上所述，上海市高院作出了驳回上诉，维持原判的二审判决。

五、律师点评
在之前的案例中，我们所探讨的一直是商业秘密权利人在遭受侵权时如何应对的问题，但“被控侵权人”在遭受所谓的“权利人”以侵权为理由的各项包括警告之类的骚扰，却不予在合理期限内提起诉讼时又该如何保护自己的权利呢？借着本案，我们来探讨一下关于确认不侵权诉讼的问题。
2008年《民事案件案由规定》的知识产权权属、侵权纠纷部分增加了确认不侵权纠纷这一新的案由。从法理上讲，所谓的确认不侵权诉讼是指知识产权人针对特定主体在发出侵权警告又未在合理期限内依法提起诉讼，被控侵权人（被警告人）可以提起确认不侵权诉讼，以维护自己利益的诉讼。
从之前的法院判例中可以看出，提起确认不侵权诉讼须满足以下条件，具体来说：
（一）被告发出侵权警告，而被控侵权人（原告）不承认自己的行为构成侵权。有时被告发出警告函是出于恶意的滥用权利，干扰原告的合法行为，具体行为可包括被告向原告发送警告函，要求原告停止侵权行为或要求原告支付一定的许可使用费；被告向原告的合作伙伴发送警告函，声称原告的行为涉嫌侵权，或在媒体上刊登声明；法院或有关行政机关在接到被告的申请或举报后，对原告发布了诉前禁令或对原告进行了调查处理等等。
（二）原告的利益已经或者将来可能受到损害。由于被告发出的警告等行为，影响了原告正常的生产、销售业务，致使原告现实利益的减损；或由于被告的行为，导致原告的客户丧失并对其声誉产生了不良影响，可能使原告未来经济利益受有损害。
（三）原告提起的诉讼符合民事诉讼法基本的立案条件。只有在原告提起的诉讼满足立案的基本条件时，包括：原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。法院才可能接受并正式立案。
（四）不适用于原告向被告主张侵权责任的情况，通常，仅是原告提出的具有否定意义、属于消极的确认之诉。但根据最高人民法院2003年《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》（会议讨论稿）第六十二条：“……专利权人或者其利害关系人向他人发出侵犯专利权警告的，被警告人可以向人民法院起诉，请求确认不侵犯专利权。专利权人或者其利害关系人的警告行为侵犯被警告人的其他权利的，被警告人可以一并向人民法院请求判令警告人停止侵害、赔偿损失、消除影响、赔礼道歉。”表明“确认不侵权诉讼”中也可以含有给付之诉的内容。
（五）被告在合理的期限内没有提起诉讼或投诉。被告在向原告发出侵权警告后，在合理期限内，没有对其所称的原告涉嫌侵权的行为提起诉讼或向有关行政管理部门进行行政投诉，会致使原告是否侵权处于一种未决状态，使原告的声誉及产品生产、销售等都遭受不利影响。因此，此时原告可采取主动的方式，为维护自己的合法权益向法院提起确认不侵权诉讼。
由于商业秘密也属于知识产权，因而在商业秘密权利人对被控侵权人发出警告，却又未在合理期限内对其提起诉讼的，被控侵权人在符合条件时亦可向该权利人提起确认不侵权诉讼，以尽快结束侵权纠纷的不确定状态，维护自己的利益。在诉讼过程中，被控侵权人（原告）应请求法院确认其使用的信息并不侵犯权利人（被告）的商业秘密，但同时，原告需要对其所使用的信息不同于被告的商业秘密信息承担举证责任。


编者注：本文摘自北京市安中律师事务所唐青林律师主编的《中国侵犯商业秘密案件百案类评》（中国法制出版社出版）。唐青林律师近年来办理了大量侵犯商业秘密的民事案件，为多起涉嫌侵犯商业秘密罪提供辩护，在商业秘密法律领域积累了较丰富的实践经验，欢迎切磋交流，邮箱：lawyer3721@163.com，电话：13910169772。


贵州省人大常委会


紫云苗族布依族自治县格凸河穿洞风景名胜区管理条例
贵州省人民代表大会常务委员会


（2000年3月24日紫云苗族布依族自治县第十二届人民代表大会第三次会议通过 2000年5月27日贵州省第九届人民代表大会常务委员会第十六次会议批准 自2000年7月1日起施行）

第一章 总则
第一条 为加强对格凸河穿洞风景名胜区（以下简称风景区）的管理，保护、开发、利用风景名胜资源，促进本县经济社会持续发展，根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国民族区域自治法》和有关法律、法规，结合本县实际，制定本条例。
第二条 本条例所称的风景区是集喀斯特峰林、峰丛、峡谷、溶洞、湖泊及地下河系统等自然形态景观和洞寨、少数民族风情、民间艺术等人文景观为一体的重要风景名胜区，由穿洞景区、大河景区、黄家湾景区及相关景点组成。
第三条 本条例适用于本县行政区域内风景区所辖的范围。
第四条 任何单位和个人都有保护风景名胜资源的义务，在风景区内进行的活动，应当遵守本条例。
第五条 自治县人民政府应将风景区保护、开发与建设纳入国民经济和社会发展计划。
风景区的保护、建设、开发和管理应遵循严格保护，合理开发，统一管理，永续利用，有偿使用的原则。
第六条 自治县人民政府风景区管理机构负责风景区的管理工作，依法对风景区实施监督和管理，其他有关职能部门依照职责协助做好工作。
第七条 对风景区保护、建设和开发作出重要贡献的单位和个人，由自治县人民政府或风景区管理机构给予表彰和奖励。

第二章 保护与开发
第八条 自治县人民政府应按照总体规划所确定的区域，设置风景区永久性界桩，标明界区，设置与环境协调的入口标志。
第九条 各个景区的奇峰异石、古树名木、天然林区、重要地质构造、少数民族文化遗存和传统民居，应建立档案，悬挂保护标志，严格管理。
第十条 在风景区禁止下列行为：
（一）侵占土地、违章建筑；
（二）毁林毁草开荒、乱砍滥伐；
（三）盗伐、毁损古树名木，采挖珍稀物种；
（四）污损、毁坏文物；
（五）敲毁喀斯特溶洞沉积物或毁损人文景观；
（六）猎捕、伤害野生动物和栖息动物；
（七）炸鱼、电鱼、毒鱼；
（八）排放、倾倒污染环境的废气、废水、废渣和其他有毒有害物品；
（九）在景物上刻划、涂写；
（十）放火烧荒，乱丢烟头；
（十一）破坏、毁损风景区公共、安全设施或者擅自移动、毁坏风景区标志、界桩；
（十二）其他破坏景观和生态环境的行为。
第十一条 未经批准，在风景区不得有下列行为：
（一）开山、采石、挖砂、取土、烧窑；
（二）围填堵塞水源、湖泊、河道、滩涂；
（三）采挖苗木、花草、药材；
（四）燃放篝火、野炊、野灶；
（五）设置、张贴广告；
（六）建造坟茔。
第十二条 风景区管理机构应根据盲谷景点的允许容量，额定游人规模，并予以监督。
严禁携带火种进入盲谷景点。
第十三条 在穿洞景区和大河景区使用机动船只，须经风景区管理机构批准。
第十四条 风景区内的工矿企业，交通、旅游等基础设施和村寨建设应服从总体规划。
对景区内已建的民居建筑，确有损害自然景观、妨碍风景区保护的，应予迁出。
第十五条 风景区的各类建筑和设施，应突出民族风格，与周围景观和环境相协调。
第十六条 风景区及其外围保护带的建设工程，在施工过程中必须采取有效措施，保护景物及周围的林木、植被、水体、地貌，不得造成污染和破坏，其防治污染设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时使用。施工结束后，应及时清理场地，恢复环境原貌。
第十七条 自治县人民政府应制定有效措施，搞好格凸河流域生态环境的综合治理。
风景区25度以上的坡地以及分布在重要景点上的耕地应实行退耕还林、还草和封山育林。
在风景区内推广沼气适用技术，采取综合节柴措施，解决风景区内居民的燃料问题。
第十八条 风景区应规划适当面积作为放牧用地，禁止在主要景点放牧。
风景区农田基本建设应推行生物梗梯化技术，减少对景区植被和景体的破坏。
第十九条 有关部门或乡（镇）应加强格凸河上游河段的水土保持治理和生态保护，安排建设项目不能影响风景区的生态环境。
第二十条 鼓励和支持有利于风景区保护和建设的招商引资项目；鼓励多种经济成份参与风景区的开发和建设。谁投资谁受益，并享受自治县人民政府制定的优惠政策。
第二十一条 鼓励开发优秀民间工艺、民间文艺和风味食品；鼓励和支持风景区居民生产、经营具有地方、民族特色的产品，从事民族风情服务活动。
对生产、加工民族工艺用品的单位和个人，有关部门应给予扶持。

第三章 管理
第二十二条 风景区管理机构依法行使以下职能：
（一）贯彻执行国家法律、法规和本条例；
（二）制定风景区保护措施和管理制度，经自治县人民政府批准后组织实施；
（三）会同有关部门对风景区的建设项目进行环境评价和规划审查；
（四）维护风景区的公共设施和社会秩序，维护旅游者的合法权益；
（五）搞好风景区的宣传，开拓旅游市场；
（六）合同有关部门发掘和利用民间传统文化，提高风景区旅游的文化内涵；
（七）为风景区经济发展搞好协调和服务；
（八）行使自治县人民政府授予的其他管理职能。
第二十三条 风景区内的村寨应建立和完善村规民约，配合风景区管理机构做好资源保护工作。
第二十四条 在风景区开展经营、游览、娱乐活动，应当遵守公共秩序，尊重当地民族风俗习惯，服从管理。
第二十五条 任何单位和个人在风景区进行经营，应先取得风景区管理机构的许可，在规定的服务区域和经营范围内亮照营业。
风景区内的服务行业，应符合有关卫生标准并妥善处理生活污水和垃圾。
第二十六条 风景区应设置安全设施和安全标志，定期检查和维修，保证完好。
对尚未探明的地下溶洞和险峻景点，要设置警示标志和禁游设施，不得开展游览活动。
第二十七条 在风景区进行开发、经营的单位和个人，应按规定交纳管理费、资源使用费和有关法律、法规规定应交纳的费用。
违反前款规定以外的收费，相对人有权拒绝交纳，并可向有关部门举报。
第二十八条 风景区管理机构的收入，主要用于景区建设和保护。
第二十九条 在风景区举办演出活动或进行科学考察的，须向有关部门提出申请，经审查批准后按风景区的规定进行。

第四章 法律责任
第三十条 下列行为，由风景区管理机构予以处罚：
（一）违反本条例第十条第（一）项的规定，在中心景区乱搭乱建，或者擅自延伸经营场所的，责令拆除违章建筑，恢复原状，并处以每平方米20元以下罚款；
（二）违反本条例第十条第（三）项的规定，采挖珍稀物种的，处以20元以上500元以下罚款；
（三）违反本条例第十条第（四）项的规定，污损文物的，处以200元以上1000元以下罚款；
（四）违反本条例第十条第（五）项、第十一条第（一）项和第（二）项规定的，责令停止破坏，恢复环境原貌，赔偿经济损失，并处以100元以上1000元以下罚款；
（五）违反本条例第十条第（六）、（七）项规定的，处以50元以上500元以下罚款；
（六）违反本条例第十条第（九）项、第十一条第（三）项和第（四）项规定的，处以10元以上50元以下罚款；
（七）违反本条例第十条第（十）项的规定，尚未造成火灾的，处以5元以上50元以下罚款；
（八）违反本条例第十条第（十一）项规定的，处以100元以上500元以下罚款；
（九）违反本条例第十一条第（五）项规定的，处以300元以下罚款；
（十）违反本条例第十一条第（六）项规定的，责令迁出，恢复环境原貌，并处以50元以上300元以下罚款；
（十一）违反本条例第十二条第二款、第十八条规定的，分别处以50元以下罚款，并没收取火器具；
（十二）违反本条例第十三条规定的，处以200元以下罚款；
（十三）违反本条例第十六条的规定，导致景体污损或毁坏的，处以300元以上1000元以下罚款。
第三十一条 本条例规定处罚以外的其它违法行为，由有关部门依法处理。
第三十二条 风景区管理人员玩忽职守，徇私枉法的，由其主管部门给予行政处分；造成损失的，依法赔偿。

第五章 附则
第三十三条 本条例所称的格凸河穿洞风景名胜区位于自治县东面，北起座马河、花坡、大塘、上苑至板当一线，南抵上格井至打饶一线，西靠磨莎、岜易、关口一线，东接板当下格冗、关上、克混、关口寨、天星桥、竹林寨一线。风景区在本县行政区范围内的面积共90．2平方公
里，包括：
（一）穿洞景区：总面积26平方公里，合洞穴大厅、古地下河遗迹、响水洞、燕子洞、洞寨和盲谷原始丛林等主要景点；
（二）大河景区：总面积14．25平方公里，含星星峡、岩溶湖、大河民族村寨、洞葬等主要景点；
（三）黄家湾景区：总面积31平方公里。本景区景点以水域、港湾、孤岛为主；
（四）其他在景区内的独立景点。
风景区外围保护带的面积为99．2平方公里。


（2000年5月27日通过）


贵州省第九届人民代表大会常务委员会第十六次会议决定：批准《紫云苗族布依族自治县格凸河穿洞风景名胜区管理条例》，由紫云苗族布依族自治县人民代表大会常务委员会公布施行。



2000年5月27日